"Bad Spaniels": o brinquedo de cachorro questionando o equilíbrio entre a Primeira Emenda e as proteções de marcas registradas

Amber Grant · 5 de abril de 2023

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Em 22 de março de 2023, a Suprema Corte ouviu os argumentos orais do Gabinete do Procurador-Geral e das partes em Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC. O caso gira em torno de uma questão de violação de marca registrada que coloca a garrafa de uísque Jack Daniel's e a marca registrada contra um brinquedo para cachorro mastigável que se assemelha ao famoso uísque Old No.7.

Jack Daniel's é uma marca de uísque do Tennessee embalada em garrafas quadradas com rótulos pretos proeminentes. A empresa é muito bem-sucedida e já vendeu milhões de garrafas de uísque. A VIP Products, LLC é uma empresa de design e fabricação de produtos que vende produtos relacionados a animais de estimação, como brinquedos mastigáveis ​​para cães.

A VIP Products criou um brinquedo para cães que lembra a icônica garrafa de uísque Jack Daniel's Tennessee. No brinquedo do cachorro, em vez de "Jack Daniel's", o rótulo do brinquedo diz "Bad Spaniels" e "Old No. 7" e "Tennessee Sour Mash Whiskey" são substituídos por "The Old No. 2 on your Tennessee Carpet". A Jack Daniel's entrou com uma ação contra a VIP Products buscando interromper a venda do brinquedo, alegando que o brinquedo para cães "Bad Spaniels" infringe sua marca registrada, confunde os consumidores e mancha sua reputação. A VIP Products argumenta que seus designs de brinquedos para cães são cobertos pelas proteções à liberdade de expressão sob a Primeira Emenda da Constituição dos EUA. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Nono Circuito decidiu a favor dos produtos VIP em 2020 e a Jack Daniel's posteriormente solicitou ao Tribunal um writ of certiorari que foi concedido em 2022.

Jack Daniel's busca a reversão do caso seminal Rogers v. Grimaldi, no qual o Segundo Circuito delineou o "Teste de Rogers" de duas pontas que permite o uso de uma marca registrada em um suposto trabalho expressivo se o trabalho (1) tiver relevância artística e ( 2) não "enganar explicitamente" os consumidores quanto à fonte ou conteúdo da obra (se a obra tiver relevância artística).

Em Rogers, os nomes da famosa dupla de celebridades Ginger Rogers e Fred Astaire foram usados ​​no título de um filme chamado "Ginger and Fred". O filme era sobre dois artistas de cabaré italianos que faziam imitações de Ginger Rogers e Fred Astaire. Rogers entrou com uma ação alegando que o título do filme criou uma falsa impressão de seu endosso ao filme e a falsa impressão de que ela era o tema do filme. O Segundo Circuito teve que determinar se Rogers poderia impedir o uso de seu nome no título do filme para um filme que tinha uma relação mínima com ela - o tribunal considerou que ela não podia porque o filme era um exercício de expressão artística que não "explicitamente enganar" os consumidores e, portanto, não foi proibido pela lei de marcas registradas.

A disputa em Rogers dizia respeito ao título de um filme, porém, o critério utilizado se aplica a todas as obras de expressão artística como pinturas, desenhos, videogames e brinquedos. Ao avaliar a relevância artística, os tribunais não determinam a qualidade da alegada obra artística, mas avaliam a relevância da marca em comparação com o conteúdo expressivo da obra. O padrão de relevância artística é simples: a relevância deve estar acima de zero.

O teste descrito no caso Rogers é um teste de equilíbrio de duas etapas para quando uma marca registrada é usada em um trabalho expressivo que visa equilibrar os direitos entre a liberdade de expressão sob a Primeira Emenda e a política de marca registrada que evita confusão e engano do consumidor. A decisão em Rogers foi uma decisão histórica para a lei de marcas registradas e vários circuitos adotaram o teste fornecido pelo tribunal. A ideia é que o teste de Rogers forneça aos tribunais a infraestrutura para equilibrar o interesse do público e do réu na liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que protege os direitos do proprietário da propriedade intelectual (especificamente, marcas registradas) sob uma estrutura de lei de marcas registradas. Nesses casos, o autor ainda deve demonstrar que existe um risco de confusão ao lado de pelo menos um dos dois fatores no teste de Rogers para prevalecer.

Dada a importância do teste de Rogers para a lei de marcas registradas, a perspectiva de sua eliminação pode ter implicações substanciais para o futuro da lei de marcas registradas e obras expressivas.